上海博达数据通信有限公司诉孙巍等侵犯计算机软件商业秘密纠纷案
唐青林
一、案件来源
上海市浦东新区人民法院（1998）浦知初字第12号、上海市第一中级人民法院（2001）沪一中知终字第3号判决书。
二、案件要旨
当企业员工研究、开发的商业秘密符合：为履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发；或主要是利用企业的物质技术条件所完成的三种情形之一的，可认定该商业秘密属于员工的职务技术成果，该商业秘密归企业所有。
三、基本案情
博达X.25智能通信网卡是原告博达公司开发的系列产品，该网卡与博达X．25PRO卡于1994年通过检验中心入网检测。被告孙某原是博达公司工作人员，1996年6月27日、1997年3月20日，博达公司与孙某先后签订两份开发项目立项书，由孙某依次开发博达Frame Relay(帧中继)网卡产品、博达X．25Ⅱ型卡在DOS下的驱动程序，这两份立项书都约定与该项目有关的一切技术权益归博达公司所有，孙某应对开发过程中所涉及的有关博达X．25Ⅱ型卡源程序、技术秘密、资料以及相关技术承担保密义务。为开发上述项目，博达公司提供给孙某摩托罗拉库程序、博达公司开发的MAIN程序、博达X．25智能通信网卡等技术资料。
1997年7月31日，博达公司开出退工通知单，准许孙某辞职。后孙某跳槽到被告深谊公司处，参与了深谊公司X．25通信网卡的开发、研制工作。博达公司X．25智能通信网卡和深谊公司X．25通信网卡都给各自带来利益。
后博达公司以孙某、深谊公司侵犯其商业秘密为由，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，法院委托上海计算机软件技术开发中心（以下简称“软件中心”）对博达公司和深谊公司X.25网卡源程序进行比较鉴定，结论为：博达X.25网卡源程序共128个文件，深谊公司X.25网卡源程序共125个文件，这125个文件在博达公司128个文件中都能找到同名文件，其中101个文件内容相同，其它24个文件内容有少量差别。上述125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，二者合计113个文件。剩余12个文件中，有5个文件双方完全相同，另外7个文件内容大部分相同。
四、法院审理
浦东新区法院审理后认为，博达X．25智能通信网卡源程序与深谊公司X．25通信网卡相互对应的125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，故这113个文件不符合商业秘密不为公众所知悉这一特征，不构成商业秘密。除上述113个文件以外，另外12个文件是博达公司自行开发的，属于非公知技术，它们具有实用性和经济价值，又经博达公司采取了通过与孙某签订保密条款等措施，因此符合商业秘密的构成要件，应受法律保护。上述12个构成商业秘密的源程序文件与深谊公司X．25通信网卡相对应的文件相比，有5个文件完全相同，另外7个文件内容大部分相同，故两者在本质上相同。孙某曾在博达公司处从事网卡的开发工作，其后跳槽到深谊公司处，参与相同的X．25通信网卡的开发、研制工作，故可认定孙某对博达公司的商业秘密具有接触条件，又由于孙某和深谊公司都无法对其产品中与构成博达公司商业秘密的12个文件中的5个文件完全相同、7个文件大部分相同的事实作出合理、科学的解释，故可以推定孙某违反约定向深谊公司披露了博达公司的商业秘密；深谊公司应当知道孙某的上述行为，但仍使用经孙某披露的属于博达公司的商业秘密。孙某与深谊公司共同构成对博达公司商业秘密的侵犯。据此，法院判决：被告孙某、深谊公司停止生产、销售涉及博达公司博达X．25智能通信网卡EDX子目录下12个文件的侵权产品；二被告应于判决生效后一个月内在《计算机世界》等报刊上刊登启示，就各自不正当竞争行为向博达公司赔礼道歉；并于判决生效后十日内共同赔偿博达公司经济损失10万元。
判决后，当事人均不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。
博达公司的上诉理由是：原审法院认定博达X.25智能通信网卡源程序与深谊公司X.25通信网卡相互对应的125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，这113个文件不符合商业秘密不为公众所知悉的特征，不构成商业秘密。但是，孙某和深谊公司不能有效证明其购买这40个文件的相关事实，也无法证明在本案侵权行为发生时（1997年），其就已从互联网上下载了73个文件；还应判令二被上诉人立即销毁已经生产的侵权产品；原审法院判决孙某和深谊公司赔偿10万元，金额明显过少。
孙某、深谊公司的上诉理由主要为：博达公司拿不出购买的摩托罗拉库程序的正版软盘和使用授权书，故其是使用侵权软件来开发网卡的，其产品本身是侵权产品，毫无权利可言；博达公司未要求员工离职时归还博达X.25网卡源程序软盘，即包括孙某在内的离职员工都合法地带走这种软盘。因此，博达公司的源程序早已流传在外，不能构成技术秘密等。为此，请求本院撤销原审判决。
二审中，上海市一中院查明：博达公司于1994年11月14日与上海鸿天电子技术公司签订了一份购销合同，向后者订购摩托罗拉68302开发系统及相关软件。后博达公司以此为开发平台研制了博达X.25智能通信网卡系列产品。
本案的二审中当事人争议的焦点有三：
一、博达公司的X.25智能通信网卡源程序是否是博达公司的商业秘密。从软件中心的鉴定报告来看，博达公司主张商业秘密的网卡源程序共有128个文件，在深谊公司的硬盘中找到同名文件125个，因此，首先可以确定本案争议的网卡源程序共125个文件。在这125个文件中，博达公司有113个文件来自摩托罗拉库程序文件。虽然博达公司在开发其X.25网卡时对部分摩托罗拉库程序文件作了修改，但是这些修改都是少量的，非实质性的，不足以使博达公司产生新的权利。再者，博达公司也未能证明这113个文件原先是摩托罗拉公司的商业秘密，博达公司通过合法受让后转而成为其商业秘密。因此，博达公司不具备主张这113个文件为其商业秘密的主体资格，原审法院将这113个文件排除在博达公司主张的商业秘密范围之外并无不当。博达公司上诉认为孙某和深谊公司无法证明其从境外购置40个文件的事实以及在侵权行为发生时就已从互联网下载了73个文件，鉴于这40个和73个文件构成了前述博达公司不能主张权利的113个文件，故二审中对博达公司的这一上诉理由无需审理。在扣除了这113个文件后，博达公司剩余的12个文件符合商业秘密的构成要件，应认定为博达公司的商业秘密。
二、博达公司未要求员工离职时归还博达X.25网卡源程序软盘是否造成商业秘密的泄露。本案中的商业秘密是计算机软件源程序信息，信息的载体是软盘。故博达公司应当要求员工离职时将载有这些信息的软盘交回，否则一旦软盘流入对公司不负有保密义务的第三人手中，将会造成商业秘密的泄露，但博达公司没有这样做，应该说管理制度上存在着疏漏。但就孙某而言，其曾是博达公司的员工，接触公司的商业秘密，也与公司订有保密协议。因而，虽然博达公司在其离职时没有要求归还软盘，但其在离职后仍应信守与博达公司的保密协议，不得擅自披露、使用博达公司的商业秘密。然而根据鉴定报告显示，与构成博达公司商业秘密的12个源程序文件对应的深谊公司的12个文件中，有5个文件双方完全相同，另外7个文件内容大部分相同，足以认定孙某违反了与博达公司保密协议的约定，向深谊公司披露了博达公司的商业秘密。深谊公司的法定代表人与孙某是直系亲属关系，孙某又实际参与了与博达公司有竞争关系的深谊X.25网卡的开发、研制工作，故深谊公司应当知道孙某的上述行为，却仍使用由孙某披露的博达公司的商业秘密，因此深谊公司与孙某共同构成对博达公司商业秘密的侵害。
三、关于博达公司是否使用侵权软件开发其网卡，以及原审判决孙某、深谊公司共同赔偿博达公司人民币10万元是否适当。经查，博达公司为研制其X.25网卡曾于1994年11月向上海鸿天电子技术公司购买摩托罗拉开发系统及相关软件。为此，博达公司提供了购销合同、增值税专用发票，上海鸿天电子技术公司亦出具证明予以佐证。博达公司称由于时隔较长，购买的摩托罗拉库程序的原版软盘和使用授权书已损坏、灭失并非违背常理，故孙某和深谊公司仅以博达公司拿不出原版软盘和使用授权书便否定博达公司使用摩托罗拉库程序文件的合法性依据不足，不予采纳。至于经济赔偿问题，原审法院是在根据博达公司的诉讼请求的基础上，综合考虑侵权行为的主观恶意程度、侵权行为的时间、上诉人维护权益所支付的合理费用等因素，酌情确定损失赔偿数额，故该赔偿数额也并无不当之处。另博达公司在原审法院起诉时并未要求判令孙某和深谊公司销毁已经生产的侵权产品，故原审判决中没有涉及此项并不是原审法院的漏判。
综上所述，上海市一中院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。
五、律师点评
本案中，博达公司曾通过与孙某签订开发项目立项书的形式，与孙某约定研究、开发的相关技术权益均归博达公司所有，且孙某还应对开发过程中所涉及的有关技术秘密、资料等承担保密义务。那么，是否企业的商业秘密是由员工研制、开发的，企业就必须与员工先签订合同以明确权利归属，在哪些情况下，商业秘密归企业而非由其开发人员所有呢？
根据《合同法》第三百二十六条：“职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。……职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。”可知企业员工在履行其职务行为中所取得的职务技术成果（包括商业秘密）也应当属企业所有。因而，区分商业秘密是归企业还是归其开发人员所有，主要是看该信息是否可归于职务技术成果。根据《促进科技成果转化法》、《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》等的规定，可知职务技术成果一般可分为以下几种情形：
（一）、履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务。即按照员工在本单位的工作岗位、职务要求所需完成的研究、开发任务；以及员工接受企业所交给的完成某项科研任务所形成的技术成果。
（二）、离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发，但法律、行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。即企业员工在离职、退职、退休一年内或与企业约定的期限内，继续从事原单位的科学研究和技术开发任务，或者为继续履行原岗位的职责所完成的技术成果也应属于企业所有。
（三）、主要是利用企业的物质技术条件所完成的技术成果。即使该员工所处的岗位职责或企业未交付其有关科研开发的任务，但该员工在技术成果的研究、开发过程中，全部或大部分利用了企业的资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响，或者该技术成果实质性内容是在企业或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成，则该技术成果也应为职务成果。
综上，当商业秘密信息符合上述条件之一，属于是由企业员工的职务行为所研究、开发出来的职务技术成果时，除非企业与该员工另有约定，则该商业秘密理应归企业所有。
编者注：本文摘自北京市安中律师事务所唐青林律师主编的《中国侵犯商业秘密案件百案类评》（中国法制出版社出版）。唐青林律师近年来办理了大量侵犯商业秘密的民事案件，为多起涉嫌侵犯商业秘密罪提供辩护，在商业秘密法律领域积累了较丰富的实践经验，欢迎切磋交流，邮箱：lawyer3721@163.com，电话：13910169772。
国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程的补充规定
国家知识产权局
国家知识产权局关于印发《国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程》的补充规定的通知
各专利代办处：
为进一步规范专利收费的财务管理，现印发《国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程》的补充规定。该补充规定从发文日起实行，请认真执行。
特此通知。
二○○二年五月二十四日
国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程的补充规定
为加强和规范专利代办处专利收费的财务管理，现对《国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程》（以下简称《规程》）作如下补充规定:
一、代办处财务人员的配备和职责
各专利代办处应配备一名至少具有初级会计电算资格证书的财会人员，并向国家知识产权局专利局初审及流程管理部备案。财务人员的职责：帐目稽核、对账、科目的更正调整、记帐凭证的装订和保管、总帐及明细帐的保管。
二、代办处帐簿的设立和管理
依据国家财政部门的规定，专利代办处专利收费应设立独立的账号，建立独立的帐簿。各代办处的负责人和财务人员要加强对专利收费财务帐目的管理，并保证所建财务帐目的完整性和真实性。
各代办处应接受国家有关管理部门、国家知识产权局对专利收费帐目的检查，积极配合并提供有关的帐簿。
专利收费帐簿应依据时间顺序按月分类装订，由代办处专职财务人员保管。
代办处应设立的帐簿有：
1. 科目余额表（一、二、三级科目表）
2 .银行存款明细帐
3. 现金明细帐
4. 支票明细帐
5.应收款（邮局）明细帐
6. 应交知识产权局专利费用明细表
7. 资产负债表
8.日结单
9. 过帐凭证汇总清单（汇总表1）
10. 过帐凭证汇总清单（汇总表2）
三、帐目的稽核与更正调整
代办处财会人员,应认真执行财务制度中月末对账的规定。月末对账时,发现帐目内容有误，应做好财务记录,于下一个月对错误帐目进行更正调整。更正调整应按有关财务规定办理。更正调整后的结果，以书面形式报送国家知识产权局专利局收费处。
四、专利缴费日的确定
专利缴费日的确定是十分重要的法律程序，各专利代办处应依据专利法、专利法实施细则、审查指南等有关法律规定执行。
五、专利收费的现金管理规定
代办处收取的专利费用的现金部分，应严格遵守国家财务制度的规定。当日收取的现金应在下班前存入银行；遇有特殊情况或当日收取现金未超过银行核定的库存量，经代办处长批准后应妥善保存，次日内必须存入银行。任何人不得以任何理由坐支现金，经核查确有坐支情况的，将遵照补充规定第七条第一款的处理办法执行。
六、实行年度检查反馈制度
国家知识产权局对专利代办处收缴专利费用工作实行年检反馈制度。检查专利代办处工作时，以纸件形式记录检查的过程及存在的问题。专利代办处对检查记录的内容有异议时，可以书面的形式阐述自己的理由。检查记录由专利代办处处长确认签字。
检查组在检查工作结束后15日内，以书面形式向专利代办处反馈检查报告。检查报告应公正、客观地对专利代办处工作进行评价,指出检查过程中发现的问题，提出改进的意见或建议。
七、违反《规程》和补充规定的处理办法
在严格执行《规程》“九.附则”的基础上，增加违反补充规定的处理办法。补充规定中所述的“按违反规定处理”，除承担相应法律责任以外，将视情节轻重，对专利代办处进行通报批评或扣发1000元以下的补贴款。
（一）专利代办处应认真执行“补充规定”第五条的规定。专利代办处当日收取专利收费的现金未按规定存入银行的，按违反规定处理；坐支现金情节严重的，按挪用专利费用处理；坐支后产生恶劣影响并造成损失的，专利代办处负责人和代办处财务人员，将承担相关法律责任。
（二）专利代办处应认真执行“补充规定”中第四条的规定。对于违反法律规定的缴费日，视为无效。其行为,按违反规定处理。有关的责任人将承担相关法律责任。
（三）专利代办处应认真执行《规程》第二条第四款的规定。在自查过程中,若发现收据第四联与记帐凭证（银行汇单原件、邮局汇单复印件、面交的缴费清单）未按规定排列顺序合订一处的,应及时进行整理、装订（日结单应装订在每卷卷首）。如果记帐凭证已转送专利局收费处的,将通知专利代办处取回相关凭证进行重新整理、装订，待符合要求后再转送知识产权局专利局收费处。该补充规定生效后，仍未按要求处理的按违反规定处理。
（四）专利代办处应认真执行《规程》第五条第五款的规定。每月10日前将上月报表报国家知识产权局专利局收费处。未及时完整报出的， 按违反规定处理。(月报表共有五个,包括: 一级科目余额表; 二级科目余额表; 三级科目余额表;应交局费用明细表;资产负债表。)
（五）专利代办处应认真执行《规程》第五条第二款的规定。在接到知识产权局专利局收费处结算通知一周内(含接到通知的当日),应及时向专利局收费处汇款。滞后汇款, 按违反规定处理。
